выключить дудлвключить дудл

Правовая охрана промышленной собственности в Украине. Выбор ставок роялти для объектов промышленной собственности, Юрист & Закон, Антон Куц, Ольга Додух

Размер оплаты за использование объектов промышленной собственности действующим законодательством не регламентируется и остается на усмотрение сторон. В сложившейся практике вознаграждение владельцу за использование интеллектуальной собственности осуществляется на основании заключенного лицензионного соглашения и, как правило, устанавливается в виде роялти. Роялти определяется как периодическая оплата лицензиатом (правополучателем) лицензиару (правообладателю) установленной договором денежной суммы в размере от части доходов лицензиата, получаемых в результате использования интеллектуальной собственности (ИС), или в твердо установленной сумме.

Более детально остановимся на роялти, определенном в соответствующем размере (проценте) от соответствующих экономических показателей лицензиата. В качестве основы для расчета роялти могут применяться такие показатели деятельности предприятия лицензиата, как валовый доход предприятия, цена единицы продукции, себестоимость, дополнительная прибыль, получаемая от использования ИС, чистый доход предприятия. Чаще всего в качестве основы для расчета суммы роялти применяется цена продукции или прибыль предприятия, получаемая от использования ИС.

Универсальные ставки роялти определить невозможно. Различные сферы рынка определили для себя соответствующее процентное значение таких ставок, на которые ориентируются при заключении лицензионных соглашений. Но, что касается непосредственно определения самой ставки роялти в конкретном соглашении, то во внимание могут приниматься и территория действия, определенная лицензионным соглашением, и объем передаваемых прав, и наличие правоустанавливающего документа, обеспечивающего правовую охрану ИС. Это непосредственно часть факторов, которые можно определить как правовые, влияющих на размер роялти по конкретному соглашению. При этом существует и ряд иных факторов, влияющих на размер роялти. Таковыми могут быть исключительность передаваемых прав на рынке, наличие других конкурентных предложений по передаче аналогичных или взаимозаменяемых прав (технологий), зависимость сторон в дополнительных обязательствах (передачи оборудования, материалов и иных ресурсов, необходимых для организации производства продукции с использованием ИС), объем инвестиций, необходимых в организацию производства с использованием ИС, объем предполагаемой выпускаемой продукции с использованием ИС, репутация лицензиара, объем передаваемого пакета технической документации и многие другие факторы, оценка которых проводится сторонами непосредственно при заключении лицензионного соглашения. Стоит отдельно оговориться, что ставка роялти также может иметь совершенно иной размер, в зависимости от того, передается уже освоенное изобретение или ноу-хау, поскольку на освоение последнего лицензиат несет определенные затраты и может понести риски, связанные с освоением и внедрением технологии.

Опять же таки, определение ставки роялти за промышленную собственность в первую очередь является экономической категорией, рассчитываемой каждой из сторон сделки, исходя из собственных побуждений, интересов и вышеперечисленных критериев. Для лицензиара размер роялти будет интересен в случае, когда он покрывает размер его издержек на подготовку лицензионного соглашения, передачу технической документации, информационную и иную поддержку лицензиата и, что немаловажно, будет компенсировать передачу ИС и прибыль, упущенную из-за появления на рынке дополнительного игрока, использующего такой объект ИС. Для лицензиата приемлемый размер роялти будет оцениваться по иным показателям. Тут следует учесть наличие правоустанавливающих на объект ИС документов, затраты на освоение передаваемой технологии, возможность альтернативного приобретения аналогичных прав у иного источника, ожидаемый эффект от внедрения или при воздержании от внедрения необходимой технологии, ожидаемую прибыль от использования ИС, возможность и риски внедрения объекта ИС без заключения лицензионного соглашения (риски получения судебного иска, связанного с нарушением права ИС, распределение полномочий на защиту ИС).

Данные факторы в своей совокупности для каждой стороны лицензионного соглашения определяют возможные максимальные и минимальные ставки роялти, на которые готовы согласиться стороны. Определение оптимальных для всех сторон лицензионного соглашения ставок роялти все-таки следует доверить специалисту, который даст оценку всем факторам в их совокупности и определит оптимальное значение ставки роялти, с учетом показателей деятельности предприятий, экономически обоснованное и выгодное сторонам.

Практика применения судами законодательства о защите прав на объекты промышленной собственности
Практика применения судами законодательства о защите права на объекты промышленной собственности свидетельствует о том, что суды, как правило, удовлетворяют требования владельцев прав интеллектуальной собственности, действительно осуществивших разработку нового объекта (технологии). При этом стоит отметить, что большинство споров о защите права ИС связано с оспариванием патента оппонента, получившего такой патент с нарушением действующего законодательства в части патентоспособности зарегистрированного объекта или нарушением прав третьего лица. В качестве примера можно привести процесс, в котором оспорен патент оппонента и установлено нарушение прав владельца ИС на основании того, что оспоренный патент использует каждый признак, включенный в независимый пункт формулы выданного ранее патента, не предназначен для достижения иной цели и не имеет значительных техническо-экономических преимуществ, что является нарушением прав владельца выданного ранее патента и, в свою очередь, основанием для признания патента недействительным.

Стоит также отметить, что споры по защите права ИС не обходятся без проведения соответствующей судебной экспертизы, способной дать ответы в вопросе использования запатентованного в Украине объекта промышленной собственности в продукции нарушителя или при использовании запатентованного процесса. Оговоримся, что при определении использования запатентованного изобретения (полезной модели) в продукции устанавливается использование каждого признака, включенного в независимую формулу патента, согласно описанию к нему. Установление использования каждого признака формулы осуществляется в процессе проведения судебной экспертизы. Заключение специалиста, в том числе судебного эксперта, составленное не на основании постановления суда, по исследованию соответствующей документации (в том числе технической, протоколов, сертификатов и т. д.) не будет считаться надлежащим исследованием предмета иска в части использования запатентованного объекта в продукции оппонента и не является обязательным для суда при разрешении спора.

Следует обратить внимание и на доказательственную базу поданного иска о защите права ИС. Одним из распространенных оснований отказа в исках о защите права ИС является именно недоказанность факта использования объекта ИС в деятельности того или иного предприятия. В зависимости от характеристик объекта ИС и характера правонарушения необходимо собрать все возможные и достаточные доказательства правонарушения, выработать четкую позицию по сбору доказательств и правового обоснования ходатайств перед судом по сбору таковых, если их невозможно собрать своими собственными усилиями.
Юрисдикция рассмотрения споров разграничена между судами общей юрисдикции и хозяйственными судами, поскольку субъективный состав участников процесса может быть различным. Разъяснения относительно практики рассмотрения споров в сфере защиты прав интеллектуальной собственности систематизировано Высшим хозяйственным судом Украины в постановлении Пленума № 12 от 17.10.2012 года «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности»

Право предварительного пользования полезной моделью
Несмотря на то что получение патента дает возможность владельцу осуществлять широкий спектр мер по защите своих прав ИС, законодательство определило случаи, когда разрешения для использования права ИС от владельца прав не требуется.

Право предварительного пользования закреплено в ст. 470 ГК Украины и представляет собой право на продолжение бесплатного использования объекта ИС лицом, которое до даты подачи заявки на выдачу патента на объект ИС или до даты приоритета заявки, если таковой был заявлен, добросовестно использовало объект ИС в своей деятельности на территории Украины или осуществило серьезную подготовку для такого использования. Для получения такого права предварительного пользования важен факт использования именного конкретного объекта ИС, относительно которого подана заявка или заявлен приоритет. При этом такое право ограничивается объемом использования тождественного заявленного изобретением решения, которым оно было на момент подачи заявки.

Право предварительного пользования возникает с момента осуществления подготовки к использованию или добросовестного использования объекта ИС лицом. Этот момент обязательно должен быть осуществлен до даты подачи заявки на получение патента на объект ИС или до даты подачи заявки на приоритет.

Для использования права предварительного пользования объектом ИС не требуется получения дополнительных документов или разрешений. Но при возникновении спора или претензий со стороны владельца патента на объект ИС свое право необходимо будет отстаивать в суде, доказывая факт добросовестности, значимости и серьезности осуществленной подготовки к использованию или использования такого объекта ИС ранее, нежели была подана заявка на регистрацию объекта ИС или заявлено приоритет. Установление судом факта наличия у субъекта права предварительного пользователя на объект ИС свидетельствует о правомерности использования таким субъектом соответствующего объекта ИС. При этом предприятие не ограничено в праве в добровольном порядке заявить владельцу прав ИС о своем праве предварительного пользования и получить «согласие на мирное сосуществование» от владельца прав ИС.

Однако такое право предварительного пользования ограничено в возможности передачи третьим лицам. Таким образом, данное право может передаваться только вместе с предприятием или деловой практикой либо их частями, в которых было использовано объект ИС или осуществлена подготовка к его использованию, и не дает такому пользователю права на запрет использования такого объекта ИС или передачу самого права ИС иным третьим лицам.

Право интеллектуальной собственности и механизмы его охраны
Общие способы защиты права интеллектуальной собственности определены частью 2 ст. 16 Гражданского кодекса Украины и частью 2 ст. 20 Хозяйственного кодекса Украины. Дополнительные способы защиты права ИС определены нормами ст. 432 Гражданского кодекса Украины, нормами специальных законов, в частности ЗУ «Об охране прав на изобретения и полезные модели». Вместе с тем определенный законом перечень способов не является исчерпывающим. Если же материальный объект содержит признаки нескольких самостоятельных объектов интеллектуальной собственности, способы защиты таких прав определяются характером нарушения и могут содержать совокупность предлагаемых способов по защите своих прав.

Основным средством защиты права интеллектуальной собственности на сегодняшний момент все-таки остается обращение в суд с соответствующими требованиями правообладателя. Закон не ограничивает правообладателя патента на осуществление самозащиты своих прав (предъявление претензии, заявление о нарушении прав ИС, поданное таможенным органам, предоставление информации о таком нарушении третьим лицам), однако стоит помнить, что такая защита не должна переходить границы нарушения прав третьих лиц со всеми вытекающими последствиями. Правообладатель не ограничен в праве в досудебном порядке требовать от нарушителя прекращения правонарушения, устранения негативных последствий такого нарушения и заключения лицензионного соглашения. При получении отказа на такое обращение уже в судебном процессе такие действия в любом случае будут дополнительным доказательством принятия возможных мер для устранения негативных последствий нарушения прав интеллектуальной собственности и свидетельством, как бы это не звучало, добрых намерений правообладателя на урегулирование конфликта и действительной защиты своих прав.

Что касается конкретных требований, которые может заявить правообладатель, то он имеет право свободно выбирать способы защиты своих прав самостоятельно. В частности, может требовать от нарушителя прекращения использования в своей деятельности объектов ИС, изъятия из оборота и уничтожения продукции, изготовленной с нарушением права ИС, материалов и оборудования, посредством которого осуществлялось изготовление такой продукции, компенсации причиненных убытков и морального вреда, а также требовать публикации в средствах массовой информации сведений о неправомерном использовании правонарушителем прав ИС в своей деятельности и содержание текста вынесенного судебного решения.

Размер ущерба определяется лицом самостоятельно и зависит от негативных последствий от неправомерного использования ИС. Необходимо подчеркнуть, что предусмотренное ст. 432 Гражданского кодекса Украины одноразовое денежное взыскание вместо компенсации понесенных убытков применимо на сегодняшний день лишь в отношении защиты авторских и смежных прав. Это обусловлено тем, что именно в сфере регулирования данных правоотношений имеется постановление КМУ «Об утверждении минимальных ставок вознаграждения (роялти) за использование объектов авторского права и смежных прав» от 18.01.2003 года № 72, с использованием которого возможно рассчитать размер такой компенсации.

Антон Куц, руководитель практики судебных споров и медиации АО «Юскутум» 
Ольга Додух, юрист практики судебных споров и медиации АО «Юскутум»
 

По материалам Юрист & Закон